La direttiva 2008/95 esige che i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio siano identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio.

La Corte di giustizia è chiamata pronunciarsi su una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione della direttiva 2008/95, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, e proposta nell’ambito di una controversia relativa al rifiuto opposto dal Registrar of Trade Marks (autorità competente in materia di registrazione dei marchi nel Regno Unito) alla registrazione del segno denominativo «IP TRANSLATOR» quale marchio nazionale. Il giudice nazionale chiede se, nell’ambito della direttiva 2008/95, i) sia necessario che i diversi prodotti o servizi cui si riferisce una domanda di marchio siano identificati con chiarezza e precisione e, in tal caso, con quale particolare grado di chiarezza e di precisione; ii) sia ammissibile utilizzare i termini generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza al fine di identificare i diversi prodotti o servizi cui si riferisce una domanda di marchio. Nel caso di specie, nel presentare domanda di registrazione della denominazione «IP TRANSLATOR», il Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA), per individuare i servizi oggetto della registrazione, ha utilizzato i termini generali del titolo della classe 41 della classificazione di Nizza, vale a dire «Educazione; Formazione; Divertimento; Attività sportive e culturali»: il Registrar ha respinto tale domanda basandosi sul fatto che la stessa verteva non soltanto su servizi del tipo precisato dal CIPA, ma anche su qualsiasi altro servizio rientrante nella classe 41 della classificazione di Nizza, compresi i servizi di traduzione, laddove, per questi ultimi, la denominazione «IP TRANSLATOR», da un lato, sarebbe priva di carattere distintivo e, dall’altro, sarebbe descrittiva. I giudici comunitari segnalano come nessuna disposizione della direttiva 2008/95 disciplini direttamente la questione dell’identificazione dei prodotti e dei servizi interessati e che, tuttavia, occorra ricordare che la registrazione del marchio in un pubblico registro ha lo scopo di renderlo consultabile per le autorità competenti e per il pubblico, in particolare per gli operatori economici sicché la direttiva 2008/95 esige che i prodotti o di servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio siano identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su quella sola base, di determinare la portata della tutela richiesta. Nello specifico, sull’impiego delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza, sebbene la direttiva 2008/95 non contenga alcun riferimento e, di conseguenza, non ponga alcun obbligo né divieto per gli Stati membri di utilizzarla ai fini della registrazione dei marchi nazionali, nondimeno l’obbligo di utilizzare tale strumento risulta dall’articolo 2, punto 3, dell’Accordo di Nizza il quale dispone che le amministrazioni competenti degli Stati dell’Unione particolare faranno figurare, nei titoli e nelle pubblicazioni ufficiali delle registrazioni dei marchi, i numeri delle classi della classificazione di Nizza alle quali appartengono i prodotti o i servizi per i quali il marchio è registrato. In considerazione del fatto che l’Accordo di Nizza è stato adottato in applicazione dell’articolo 19 della Convenzione di Parigi e del fatto che la direttiva 2008/95, ai termini del suo tredicesimo considerando, non mira a pregiudicare gli obblighi per gli Stati membri derivanti dalla predetta Convenzione, va constatato che tale direttiva non osta a che le autorità nazionali competenti esigano o accettino che colui che richiede un marchio nazionale identifichi i prodotti o i servizi, per i quali domanda la protezione conferita dal marchio, utilizzando la classificazione di Nizza. Su queste basi i giudici comunitari risolvono la questione pregiudiziale affermando che la direttiva 2008/95 esige che i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio siano identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio: in tal senso la suddetta direttiva non osta all’impiego delle indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione dell’Accordo di Nizza, purché l’identificazione i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio sia sufficientemente chiara e precisa. Colui che richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le indicazioni generali del titolo di una classe specifica della classificazione dell’Accordo di Nizza per identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio deve precisare se la sua domanda verta su tutti i prodotti o i servizi repertoriati nell’elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su taluni di tali prodotti o servizi: laddove la domanda verta unicamente su taluni di tali prodotti o servizi, il richiedente ha l’obbligo di precisare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione. Copyright © - Riproduzione riservata

Corte di Giustizia CE, Decisione 19/6/2012, n. C-307/10

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2012/06/22/marchi-protezione-piu-facile-se-registrati-con-elementi-chiari-e-precisi