Facilitare l'acquisizione e la protezione dei marchi d’impresa nell’Unione europea a beneficio della crescita e della competitività delle imprese. Promuovere un mercato interno comunitario. Rafforzare la protezione dei marchi d'impresa contro la contraffazione. Sono alcuni degli obiettivi della direttiva (UE) 2015/2436 in materia di marchi d’impresa e marchio comunitario, che l’Italia ha attuato con decreto legislativo approvato in via definitiva dal Governo il 14 febbraio 2019. L’impianto del decreto tocca aspetti sostanziali e procedurali. Una novità tra tutte: si estende l'ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio come i marchi sonori, di movimento, multimediali ed anche a ologrammi. Quali sono le altre novità?

I marchi d’impresa affrontano le sfide del terzo millennio: variano i connotati fisiognomici e gli strumenti di tutela.

Il valore economico della identità dei prodotti (e in fondo della sostanziale identità delle imprese) ha acquisito uno scudo rafforzato ad opera del decreto legislativo, approvato in via definitiva dal Governo il 14 febbraio 2019: è l’attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.

L’impianto del decreto delegato tocca aspetti sostanziali e profili procedurali.

In relazione al diritto sostanziale dei marchi quello che salta all’occhio è la definizione dell’ambito della privativa, che non fa più appello alla sola rappresentazione grafica. Nel linguaggio del gergo giuridico si descrive quanto sopra con l’espressione “abolizione del requisito della rappresentazione grafica del marchio”. Vediamo di che si tratta.

Come si legge nei documenti parlamentari, nella illustrazione dei contenuti della direttiva a monte, conseguentemente riversati nella normativa nazionale, sono suscettibili di costituire marchio d'impresa tutti i segni rappresentati in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, come i suoni, e quindi non più necessariamente i segni rappresentati mediante strumenti grafici. Certo il segno deve comunque essere suscettibile di essere rappresentato in modo chiaro, tale da distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre e in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l'oggetto della protezione ed inoltre il segno deve dunque essere preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettivo. Peraltro, tutto ciò non deve essere imbrigliato dalla rappresentazione grafica come unico supporto, si potrebbe dire, di incorporazione del marchio.

Gli sviluppi di questa emancipazione del marchio dalla grafica possono essere tendenzialmente infiniti, quanto infinite possono essere le percezioni sensoriali individualizzanti. Si possono immaginare, dunque, marchi sonori, di movimento, multimediali, ed anche ologrammi.

La moltiplicazione delle esperienze sensoriali-cognitive individualizzanti il prodotto è un portato della tecnologia e della possibilità di diffondere non solo documenti, ma anche esperienze e cioè attimi di vita.

Il marchio diventa una esperienza, ripetibile con i moderni device.

Se questo è l’aspetto più poetico della descrizione della novella, non bisogna trascurare i profili più prosaici, ma determinanti nella assicurazione alle imprese che l’ordinamento protegge i loro interessi.

In questa cornice vanno collocati il divieto di registrazione dei segni relativi alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e la disciplina dei diritti conferiti dalla registrazione del marchio.

Questi due aspetti possono essere decrittati parlando rispettivamente del made in Italy e della lotta a pratiche elusive intrinseche alla contraffazione.

Più analiticamente si tratta, nella prima ipotesi, di divieto inderogabile di registrazione di un segno come marchio nel caso di conflitto con la tutela delle DOP e delle IGP, di conflitto con le menzioni tradizionali protette relative ai vini e alle specialità tradizionali garantite e di conflitto con le denominazioni di varietà vegetali europee e nazionali.

Stop ai furbetti del marchio, che non possono far intendere che sotto il brand ci sia qualcosa.

Il secondo aspetto (ampiezza dei diritti) amplifica il raggio di azione della privativa che è la realizzazione del marchio nella vita di tutti i giorni: così il titolare del marchio può vietare ai terzi di apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio può essere apposto ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti violazione del diritto del titolare.

Si neutralizza lo stratagemma di far viaggiare separatamente prodotti e marchi, apponendo i marchi questi ultimi solo nell'imminenza della commercializzazione, così da ridurre il rischio di controlli e sequestri.

I controlli e sequestri potranno, dunque riguardare le attività preparatorie. Inoltre, saranno possibili sequestri alla frontiera anche in casi di semplice transito.

Tra le altre novità, vanno segnalate le modifiche ai soggetti legittimati a richiedere la registrazione di un marchio collettivo (sono inseriti tra i possibili richiedenti del marchio collettivo le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori e prestatori di servizi o commercianti, escluse le società (S.p.A, S.A.S. e S.R.L.), che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi) e la disciplina del marchio di certificazione (le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione di marchi di certificazione, consistenti in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi).

Le limitazioni del diritto di marchio statuiscono che il diritto di marchio registrato non permette al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del loro nome o indirizzo, qualora si tratti di una persona fisica. Non può, inoltre, essere vietato l’utilizzo di segni o indicazioni che non sono distintivi.

In materia di uso del marchio si pretende che, al fine di scongiurare la decadenza, l'uso effettivo sia effettuato da un soggetto legittimato all'uso, ed inoltre, ad esso viene equiparato all'uso del marchio l'uso l'apposizione del marchio, oltre che sui prodotti o sulle loro confezioni, anche sugli imballaggi ai fini dell'esportazione di essi.

In materia di procedimenti e di processi va menzionata la regola di ripartizione dell'onere della prova nell'ambito delle azioni giudiziarie di contraffazione: si conferma che l'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso su chi impugna il titolo, ma salvo il caso di decadenza per non uso, aggiungendo che, in ogni caso, in cui sia domandata o eccepita la decadenza per non uso, spetta al titolare del marchio la prova dell'uso dello stesso nei 5 anni precedenti la data di presentazione dell'azione o che esistono motivi validi per il non uso.

Infine, il decreto legislativo dà alla luce nuove disposizioni in materia di procedura dinnanzi alla Commissione ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio Brevetti, che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza, che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dalla normativa.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/03/02/marchi-impresa-nuove-tecnologie-europa-rafforza-tutele