Slitta al 31 dicembre 2020 l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono ai titolari di marchi collettivi d’impresa di presentare domanda di conversione dei propri segni registrati in marchi di certificazione o in marchi collettivi. E’ quanto previsto dalla conversione in legge del decreto Millleproroghe. Nello specifico, li marchi di certificazione hanno la funzione esclusiva di garantire la natura e la qualità di certi prodotti, mentre i marchi collettivi identificano la provenienza di prodotti o servizi da certe imprese associate o consorziate. Ulteriore obiettivo della modifica è quello di armonizzare le legislazioni degli Stati membri dell’UE in materia di marchi d’impresa. Come si presenta la domanda?

Più tempo per convertire il marchio collettivo d’impresa. L’articolo 10-bis del decreto Milleproroghe (D.L. n. 162/2019, convertito in l. n. 8/2020), rinvia al 31 dicembre 2020 l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 33 del D.Lgs. n. 15/2019, e cioè delle disposizioni che permettono ai titolari di marchi collettivi d’impresa (regime anteriore al D.Lgs. n. 15/2019) di presentare domanda di conversione dei propri segni registrati in marchi di certificazione o in marchi collettivi (nuovo regime).

Il D.Lgs. n. 15/2019, attuativo della direttiva 2015/2436 e di armonizzazione al regolamento n. 2015/2424 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2019 e vigente dal 23 marzo 2019) si occupa di marchi d'impresa e ha modificato il Codice della proprietà industriale (CPI) (D.Lgs. n. 30/2005).

Il provvedimento ha, oltre al resto, codificato i marchi diversi dalla rappresentazione grafica, consentito sequestri dei prodotti contraffatti in transito e dettagliato la procedura di tutela amministrativa per la nullità dei marchi.

Nel nuovo regime unionale ha trovato spazio anche la differenziazione tra "marchi collettivi" e "marchi di garanzia o di certificazione".

Il D.Lgs. n. 15/2019 ha introdotto all'interno del Codice della proprietà industriale il marchio di certificazione (nuovo articolo 11-bis del CPI).

Il marchio di garanzia o di certificazione (certification mark) ha la funzione esclusiva di garantire natura e qualità di certi prodotti.

Il decreto legislativo, dunque, consente che le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possano ottenere la registrazione di marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

Un marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi.

Peraltro, l'avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

È, invece, collettivo il marchio la cui registrazione può essere ottenuta "da soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi". Il marchio collettivo in senso stretto, (collective mark) è, quindi, il marchio che identifica la provenienza di prodotti o servizi da certe imprese associate o consorziate.

Il D.Lgs.n. 15/2019 è intervenuto a definire la platea dei soggetti legittimati ad ottenere la registrazione dei marchi collettivi. Sono inseriti tra i possibili richiedenti del marchio collettivo le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori e prestatori di servizi o commercianti, escluse le società (S.p.A, S.A.S. e S.R.L.), che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi.

Le disposizioni transitorie del D.Lgs. n. 15/2019 (articolo 33) hanno dato la possibilità ai titolari di marchi collettivi nazionali registrati secondo il regime previgente di chiedere la conversione del proprio segno registrato in marchio collettivo o in marchio di certificazione.

Il comma 1 dell’articolo 33 D.Lgs. n. 15/2019, nella versione anteriore al decreto Milleproroghe, dà tempo un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 15/2019, dunque entro il 23 marzo 2020, affinchè i titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa previgente possano formulare domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione.

La domanda deve essere corredata dal testo del regolamento d'uso del segno, aggiornato in coerenza alla nuova disciplina in vigore e alla scelta di conversione formulata dall'istante.

Alle domande si applica lo stesso regime giuridico previsto nel Codice di proprietà industriale in materia di domande di marchi di certificazione o marchi collettivi. Salva la continuità con il marchio collettivo registrato, gli effetti della registrazione del nuovo marchio decorrono, ai fini della durata di cui all'articolo 15 CPI (10 anni), dalla data di deposito della domanda di conversione.

Peraltro, in caso di mancata presentazione della domanda di conversione, il marchio decade a decorrere dalla data di scadenza del termine precedentemente previsto.

Infine, sono sospesi i procedimenti istruttori in corso su domande di registrazione di marchi collettivi nazionali secondo le vecchie regole; ciò per dare la facoltà a di riavviare l'istruttoria presentando istanza di conversione in domanda di registrazione di marchio collettivo o marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina. In caso di mancata presentazione della domanda di conversione delle istanze pendenti, le domande di registrazione di marchi collettivi nazionali ai sensi della normativa previgente si considerano ritirate.

L’articolo 10-bis del decreto Milleproroghe interviene sul timing della conversione e differisce al 31 dicembre 2020 l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 33 del D.Lgs. n. 15/2019.

L’articolo 33, nel dettaglio, è entrato in vigore il 23 marzo 2019 e il termine originario era, dunque, il 23 marzo 2020.

Tecnicamente la proroga interviene su una norma già entrata in vigore il 23 marzo 2019.

Peraltro, tramite il differimento della data di entrata in vigore dell’articolo 33, si determina la proroga del termine ultimo per la presentazione della domanda di conversione del segno distintivo: con il differimento della data di entrata in vigore dal 23 marzo 2019 al 31 dicembre 2020, il termine ultimo di presentazione delle domande di conversione risulta indirettamente prorogato dal 23 marzo 2020 al 31 dicembre 2021.

Nel corso dei lavori parlamentari gli uffici legislativi hanno consigliato di novellare direttamente il comma 1 dell’articolo 33 del D.Lgs. 15/2019, con la proroga diretta del termine ultimo di presentazione delle domande di conversione dei segni registrati.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/03/09/marchi-collettivi-impresa-domande-conversione-31-dicembre-presentano